北京知识产权法院在（2020）京73行初2118号行政判决书中认定，第16类 自来水笔，画笔等商品上的“摩易擦”商标经过使用和宣传已经具备一定知名度，与引证商标“摩磨擦”商标不构成近似商标。

中华人民共和国

北京知识产权法院

行政判决书

(2020）京73行初2118号

    原告：株式会社百乐，住所地日本国东京都中央区京桥2丁目6番21号。

    授权代表人：伊藤秀，董事长和代表董事。 （未到庭）

    委托诉讼代理人：王福萍，女，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，由中国国际贸易促进委员会推荐。（到庭）

    委托诉讼代理人：胡刚，男，中国国际贸易促进委员会专利商标事务所商标代理人，由中国国际贸易促进委员会推荐。（未到庭）

    被告：中华人民共和国国家知识产权局，住所地中华人民共和国北京市海淀区蓟门桥西土城路6号。

    法定代表人：申长雨，局长。（未到庭）

    委托诉讼代理人：张玲，中华人民共和国国家知识产权局审查员。 （未到庭）

    第三人：温州市爱好笔业有限公司，住所地中华人民共和国浙江省温州市龙湾区空港新区金海二道909号。

    法定代表人：南月梅，执行董事。（未到庭）

    委托诉讼代理人：王国强，北京市京泽律师事务所律师。（到庭）

    委托诉讼代理人：张肖钦，北京市，京泽律师事务所律师。（到庭）

    案由：商标权无效宣告请求行政纠纷

    被诉裁定：商评字[2019]第220552号关于第24416443号“摩易擦”商标（以下简称诉争商标）无效宣告请求裁定

    被诉裁定作出时间：2019年9月10日

    本院受理时间：2020年2月28日

    开庭审理时间：2020年7月13日

    被诉裁定认定：诉争商标的注册未违反2014年5月1日起施行的《中华人民共和国商标法》（以下简称2014年《商标法》）第十条第一款第（七）（八）项、第十三条、第三十条、第三十二条及第四十四条第一款的规定，诉争商标予以维持。

    原告诉称：一、诉争商标与原告在先注册的第6745817号“摩磨擦”商标（以下简称引证商标）均由三个字构成，诉争商标的第一个字“摩”、第三个字“擦”与引证商标完全相同，二者构成近似商标，二者同时使用在相同或类似商品上容易导致相关公众产生混淆误认；二、引证商标系原告独创，经过长期广泛的宣传和使用已具有极高的知名度，诉争商标侵犯了原告的在先权利，违反了2014年《商标法》第三十二条的规定；三、引证商标在中国经过长期使用及宣传，第1 6类商品上已成为驰名商标，诉争商标系对引证商标的抄袭和模仿，违反了2014年《商标法》）第十三条的规定； 

    四、第三人同为制笔公司，理应知晓国内可擦写笔品牌“摩磨擦”，其明知原告享有在先权利仍注册使用诉争商标“摩易擦”，主观上具有明显恶意，不仅扰乱了商标注册秩序，而且违反了诚实信用原则，违反了2014年《商标法》第四十四条第一款之规定；五、根据在先判例，若引证商标具有较高的显著性和知名度，那么相较于普通商标，其近似商标的范围认定也应当更为宽泛。综上，被诉裁定认定事实不清，适用法律错误，请求法院依法撤销被诉裁定，判令被告重新作出裁定。

    被告辩称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

    第三人述称：被诉裁定认定事实清楚，适用法律正确，作出程序合法，请求法院依法驳回原告的诉讼请求。

    本院经审理查明：

    一、诉争商标

    1．注册人：第三人

    2．注册号：24416443

    3．申请日期：2017年5月31日

    4．专用权期限至：2028年5月27日

    5．标识：

    6．核定使用商品（第16类）：铅笔、书写材料、自来水笔、画笔、书写工具、记号笔（文具）、蜡笔、家具除外的办公必需品、文具、绘画材料

    二、引证商标

    1．注册人：原告

    2．注册号：6745817

    3．申请日期：2008年5月26日

    4．专用权期限至：2030年4月6日

    5．标识：

    6．核定使用商品（第16类）：自来水笔、圆珠笔、自动铅笔、印记用笔、书写工具、文具

    三、其他事实

    行政阶段，原告向被告提交了以下主要证据（光盘形式）：

    1．原告签订的广告投放合同、视频广告截图；

    2．原告签订的展会合同、展会照片及付款单据；

    3．相关推广合同、宣传海报、比赛照片；

    4．部分网站对“摩磨擦”的介绍；

    5．相关刊登报告书；

    6．经销列表、销售统计、客户名录；

    7．引证商标档案信息；

    8．原告网页介绍及原告签字的声明书；

    9．行政处罚决定书、裁定书；

    10．使用引证商标实物照片及包装照片；

    11．产品宣传手册；

    12．发票、报道；

    13．图书馆出具的文献证明；

    14．相关检索报道等；

    15．原告子公司官网、天猫旗舰店、微信等；

    16．原告产品折页、海报、投放广告照片；

    17．展架及易拉宝、涂鸦本；

    18．相关杂志广告；

    19．部分裁定及法院判决等。

    第三人在评审阶段向被告提交了以下主要证据（光盘形式）：

    1．第三人行业排名；

    2．第三人产品质量信誉及销售情况；

    3．第三人品牌荣誉、简介；

    4．类似商标并存信息；

    5．第三人商标注册情况；

    6．相关裁定书；

    7．第三人产品环保标志认证证书；

    8．部分销售发票；

    9．全国各地部分实体店销售展示情况；

    10．第三人产品各地广告宣传证据；

    11．第三人产品在网站上的广告宣传情况；

    12．第三人系列产品全国行业排行；

    13．相关保护记录等。

    诉讼阶段，原告向本院补充提交了以下证据（编号续前）：

    20．原告设计并制作的主要用于摆放在店头、展会、推广会等的宣传物料；

    21．摩磨擦系列促销员工服饰；

    22．原告通过在文具店进行展销、走进校园、免费派发试用、举办媒体见面会等形式推广和宣传摩磨擦系列文具；

    23．原告通过参加在各大城市举办的展会推广和宣传摩磨擦系列文具；

    24．原告通过各类平面广告媒体推广和宣传摩磨擦系列文具。

    25．《全国制笔信息》对行业展会的报道；

    26. (2016)京长安内经证字第4530号公证书；

    27. 国作登字一2015-F-00236649号“FRIXION BALL (VER. 2006)图案”和国作登字一2015-F-00236648号“FRIXION BALL (VER. 2007)图案”作品登记证书复印件；

    28．日本专利局的专利公告及翻译；

    29．第ZL200630002860.5号外观专利授权公告；

    30．对绘画材料介绍的网页及京东、淘宝等网站销售绘画材料和文具的相关网页。

    第三人在诉讼阶段向本院补充提交了以下主要证据（编号续前）：

    14．摩易擦笔在京东销售的照片；

    15．原告在京东销售笔的图片；

    16．原告在京东销售的品名为热可擦中性笔的图片；

    17．热可擦商标信息；

    18．相关行政判决书；

    19. 2014-2019年度第三人获得的部分荣誉；

    20．摩易擦笔在1号店、天猫、当当网电子网络平台的销售情况；

    21．针对假冒诉争商标商品的行政处罚决定书或强制措施。

    庭审中，原告表示不再主张诉争商标违反2014年《商标法》第三十二条规定的起诉理由。另，原告明确请求认定在诉争商标申请日前其注册和使用在书写工具、圆珠笔商品上的引证商标已构成驰名商标。

    以上事实，有商标档案、各方当事人在行政程序和诉讼程序中提交的证据及当事人陈述等在案佐证。

    本院认为：

    一、关于法律适用问题

    2019年4月23日修正的《中华人民共和国商标法》（以下简称2019年《商标法》）已于2019年11月1日起实施。本案诉争商标属于2019年《商标法》实施前经核准注册的商标，且被诉裁定系于2019年《商标法》实施前作出，故根据法不溯及既往的原则，本案的审理应当适用2014年《商标法》。

    二、诉争商标的申请注册是否违反了2014年《商标法》第三十条之规定

    2014年《商标法》第三十条规定：“申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。  判断诉争商标的申请‘注册是否违反该条法律规定，应同时考虑以下两个要件：一是诉争商标与引证商标是否构成近似商标；二是诉争商标指定使用的商品与引证商标核定使用的商品是否构成相同或类似商品。

    商品类似，是指商品在功能、用途、生产部闩、销售渠道、消费对象等方面相同，或者相关公众一般认为其存在特定联系，容易造成相关公众的混淆。  《类似商品和服务区分表》一般可以作为判断商品是否类似的参考依据。本案中，诉争商标核定使用的绘画材料商品与引证商标核定使用的自来水笔、圆珠笔等商品在《类似商品和服务区分表》中分别属于不同的类似群组，且二者在功能、用途、生产部门、销售对象等方面存在一定差别，未构成类似商品。诉争商标核定使用的除绘画材料商品以外的其余商品与引证商标核定使用的商品在《类似商品和服务区分表》中属于同一类似群组，在商品功能用途、生产部门、销售对象等方面相同或相近，已构成相同．或类似商品。

    商标近似是指商标文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品来源产生误认，或者认为其来源与他人在先注册商标具有特定联系。本案中，诉争商标由经过艺术设计的“摩易擦”三个字构成，引证商标“摩磨擦"三个字系普通印刷字体，二者在文字构成、呼叫、视觉效果方面均存在一定差异，且第三人提交的在案证据可以证明诉争商标经过使用和宣传已经具有一定的知名度，诉争商标与引证商标若共存于市场，不易造成相关公众对商品来源产生混淆，或者认为其主休之间存在某种特定联系，不属于类似商标。

    因此，虽然诉争商标核定使用的除绘画材料商品以外的其余商品与引证商标核定使用的商品属于相同或类似商品，但如前所述，诉争商标与引证商标的标识不近似，故诉争商标与引证商标未构成使用在相同或类似商品上的近似商标，诉争商标的申请注册未违反2014年《商标法》第三十条的规定。

    三、诉争商标的申请注册是否违反了2014年《商标法》第十三条第三款之规定

    2014年《商标法》第十三条第三款规定：“就不相同或者不相类似商品申请注册的商标是复制、摹仿或者翻译他人已经在中国注册的驰名商标，误导公众，致使该驰名商标注册人的利益可能受到损害的，不予注册并禁止使用。”判断诉争商标的申请注册是否违反该条款规定，需同时考虑以下要件：一是引证商标在诉争商标申请日前已经达成驰名状态；二是诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿或者翻译；三是诉争商标的注册容易误导公众，致使驰名商标所有人的权益可能受到损害。

    本案中，原告主张在诉争商标申请日前其注册和使用在书写工具、圆珠笔商品上的引证商标已构成驰名商标，但其提交的在案证据尚不足以证明在诉争商标申请日前，原告已经对引证商标进行了大量、持续、广泛地宣传与使用从而达到为相关公众所熟知的驰名状态，且如前所述，诉争商标与原告主张驰名的引证商标标志不近似，诉争商标未构成对原告引证商标的复制、摹仿或者翻译。因此，诉争商标的申请注册未违反2 0 1 4年《商标法》第十三条第三款的规定。

    四、诉争商标的申请注船是否属于2014年《商标法》第四十四条第一款所指“以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册”之情形

    2014年《商标法》第四十四条第一款规定：“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”

    判断诉争商标是否属于以欺骗或其他不正当手段取得注册，要考虑其是否属于以虚构事实或故意隐瞒真实情况的方式提交伪造、变造的相关文件而取得商标注册的行为，或是属于以欺骗手段以外的其他方式扰乱商标注册秩序、损害公共利益、不正当占用公共资源或者谋取不正当利益，以使诉争商标获准注册的行为。本案中，原告提交的在案证据尚不足以证明第三人申请注册诉争商标的行为损害了公共秩序、公共利益，或者妨碍了商标注册管理秩序。因此，诉争商标的申请注册未构成2014年《商标法》第四十四条第一款所指上述情形。原告的相关诉讼主张，缺乏事实与法律依据，本院不予支持。

    综上，被诉裁定认定事实清楚、适用法律正确、审查程序合法。原告的诉讼请求缺乏事实及法律依据，本院不予支持。依照《中华人民共和国行政诉讼法》第六十九条之规定，本院判决如下：

    驳回原告株式会社百乐的诉讼请求。

    案件受理费人民币_百元，由原告株式会社百乐负担（已交纳）。

    如不服本判决，原告株式全社百乐可在判决书送达之日起三十日内，被告中华人民共和国国家知识产权局、第三人温州市爱好笔业有限公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人人数提出副本，交纳上诉案件受理费人民币一百元，上诉于中华人民共和国北京市高级人民法院。

审判长   马兴芳

人民陪审员   李 丽

人民陪审员   苑佳丽

二〇二〇年七月二十八 日

本件与原本核对无异

     法官助理   刘珈彤

书 记 员   刘欣怡