定牌加工商标侵权案，法院认定不侵权---北京市京泽律师事务所

河北强久白行车配件集团有限公司与邯郸印象车业有限公司侵害商标权纠纷一案，本院于2014年4月1 8日立案受理。依法适用普通程序由审判员游继文担任审判长与代理审判员张全伟、人民陪审员赵红组成合议庭公开开庭进行了审理。原告河北强久自行车配件集团有限公司的委托代理人刘建伟、吴健民，被告邯郸印象车业有限公司的委托代理人王国强到庭参加了诉讼，本案现已审理终结。

原告诉称：原告是以生产、销售自行车零配件为主的大型企业，公司始建于1989年，地处中国最大的自行车零件城，占地面积2 6万平方米，建筑面积1 8万平方米，拥有全国最先进的整车及零配件检验检测中心，现在职工近千人。主要生产“强久牌”自行车鞍座、脚蹬、等及其他配件共十大系列上百个品种。其生产的“强久牌”鞍座2 002年获“使用外观设计专利”“实用新型专利”称号，2 002年强久商标被评为河北省著名商标，并主续三年被评为省著名商标，连续五年被评为河北省消费者信得过单位，2004年集团通过ISO质量管理体系认证，并在2007年再次通过ISO质量管理体系认证。2009年强久商标荣获中国驰名品牌称号，2011年荣获中国驰名商标称号。

原告在2007年便申请了第6134602号“强久OSHN”商标，注册有效期自2010年1月28日至2020年1月27日至。原告依法享有对上述商标的专用权。2014年1月9日，原告的该注册商标在海关总署备案申请保护。

因此原告系第6l34602号商标的专有权人，上述商标核定使用商品均为第十二大类。经过多年的使用和大力宣传，上述商标在市场上具有了极高的知名度和美誉。并且原告的商标为驰名商标。被告曾和原告一同在上海博览会上展出过相关商品，对原告的商标相当熟悉，并且进行了充分详细的了解。现在被告未经原告的许可，在其生产销售的自行车及其配件使用原告的商标，于2014年申请出口相关商品时被天津海关主动发现，并依职权通知了原告，为此原告提出申请海关对该批侵权商品予以扣留采取保护措施。2014年4月2日，天津海关对该侵权商品予以扣留。被告的行为构成对原告商标注册权的严重侵害。故请求：1、判令被告停止侵犯原告第6134602号注册商标专用权；2、判令被告停止侵权、消除影响，并向原告赔礼道歉；3、判令被告立即停止制造、销售侵权商品，并消除侵权商品上的商标印记；4、依法判令被告赔偿原告经济损失计149万元；5、依法判令

被告承担原告的律师代理费及调查取证并且制止侵权(申请海关采取保护措施)等所发生的费库。6、本案诉讼费用由被告承担。

原告为支持其诉讼请求，提供了如下证据：

证据一、商标权证。证明原告系商标合法持有人，该商标核定使用的商品为第12类。

证据二、2014年天津海关通知。证明天津海关发现侵权产品后，主动通知原告该情况，另外天津海关将发现的侵权产品的有关照片发送到原告的邮箱。

证据三、原告在海关查货时拍摄的被告出口货物的清单。证明按照海关保护知识产权条例及实施办法原告到现场进行货品查验，核实该批商品是否侵犯原告商标权。

证据四、天津海关(传真件)。证明天津海关2014年4月2日扣留了该批侵权产品。

证据五、费用11840元。证明原告为调查和制止侵权的维权费用。

证据六、商品侵权标准。证明行政机关判定侵权的商标具有专业性，被告产品商标遣返了商标专用权，已经在相同商品上使用了类似商标。

证据七、海关报关单。证明侵权商品一部分的价值为15万多美元。

证据八、案例。证明相关案例证明此类情况构成侵权。

被告答辩称：第一、OSHN商标是被告的委托人尼日利ONYEKASON国际有限公司所有，原告在中国注册的商标与该公司所持有的注册商标完全一样，且原告是该公司原来的委托加工公司。原告在中国注册的OSHN的商标是对该商标的抢注行为。第二、被告未在中国市场销售相关产品不是对原告注册商标的使用不够成商标侵权行为。第三、原告的商标未在中国有任何使用行为无权要求被告进行赔偿。第四、根据最高法对贴牌加工的案例处理精神纯正的贴牌加工不宜商标侵权论处。

被告为支持其诉讼理由，提供了如下证据：

第一组证据：证据一、尼日利亚商标确认书及翻译。证据二、尼日利亚商标同意书及翻译。证据三、王飞越(Jenny)的证明。证据四、被告与委托人往来邮件的公证书及其翻译。证据五、河北天本车业有限公司章程。证明被告为合法的贴牌加工生产。

第二组证据：证据六、原告商用形式发票及翻译。证据七、香港金星班轮公司装运单及翻译。证据八、视频资料。证明原告注册的商标为尼日利亚委托人的商标，原告系为抢注商标。证据九、原告注册的多个商标系境外企业商标。证明原告一贯抢注第1 2类商标。

第三组证据：证据十、2005年-2013年全国各地法院涉及OEM案例概要。证据十一、2014年认定OEM在中国不侵权的案例。证据十二、最高人民法院认定OEM不是商标意义上的使用民事裁定。证据十三、最高人民法院民三庭庭长孔祥骏认为OEM不侵权的表述。证明贴牌加工行为不构成商标侵权。

经审理查明，原告是在中国大陆注册的企业，该公司于2010年1月2 8日向中华人民共和国国家工商行政管理总局商标局申请注册了第6l34602号“强久OSHN”商标，核定使用商品第12类，有效期至2020年1月27日。2014年1月23日，被告向天津新港海关申报出口鞍座等商品至尼日利亚，该批商品上存在“OSHN'’商标字样。2013年2月19日，ONYEKASON国际有限公司向尼日利亚知识产权局提出申请，注册了“OSHN”商标，商标编号：NG／TM／2013／001814，核定使用商品12类。2013年12月10日，河北天本车业有限公司与ONYEASON国际有限公司签订一份《销售合同》，约定由0NYEKASON国际有限公司向河北天本车业有限公司购买商标为“OSHN”的鞍座等产品，合同价为天津离岸价美元93440元。

另查，被告的法定代表人杨清元持有河北天本车业有限公司百分之五十的股份，二公司为关联公司。

上述案件事实有原、被告提供的证据以及当事人的陈述予以证实。

本院认为，原告享有的“强久OSHN”注册商标，依法在中华人民共和国领域内受法律保护。原告基于其在中国注册的第6134602号“强久OSHN”商标，主张被告生产、出口标有被诉侵权商标的鞍座等产品的行为构成侵害商标权。被告向法院提交的尼日利亚商标确认书、商标同意书、与ONYEKASON国际有限公司往来邮件的公证书及其翻译。可以证实：河北天本车业有限公司接受尼日利亚“OSHN”商标权人的授权，在中国境内生产加工合同约定数量及品种的鞍座等产品，并依照我国外贸进出口有关规定向天津新港海关申报出境，被诉侵权产品出口至尼日利亚。因此，尼日利亚“OSHN”商标权人委托被告在中国生产加工使用该商标的产品，该产品全部销往尼日利亚而未在中国境内销售，属于涉外定牌加工行为。

关于涉外定牌加工行为是否构成侵权的问题，目前我国法律及司法解释并无明确规定，司法实践中不宜将涉外定牌加工行为一概认定为侵权或不侵权，而应区别案件的具体情况予以处理。商标的基本功能在于商标的识别性，即将商标权人的商品或服务与他人的商品或服务区别开来，因此商标只有在商品流通环节才能发挥其功能。侵害商标权行为的本质特征是对商标识别功能的破坏，造成相关公众对商品或服务的来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品有特定的联系。因此，商标法保护商标就是保护商标的识别功能，而商标的识别功能只有在商标法意义上的商标使用行为中才得以体现，因此，判断被告被控侵权行为是否属于商标使用行为是解决本案争议之处的关键。被告在产品上标注被诉侵权商标的行为，是基于有权使用被诉侵权商标的ONYEKASON国际有限公司的授权，换言之，被告不享有对加工产品的商标使用权或销售权，商标的实际使用人为ONYEKASON国际有限公司，而且被告所生产加工的产品全部销往尼日利亚。因此，被诉侵权商标只能在尼日利亚市场发挥其区别商品来源的功能，该国消费者可以通过该商标区分商品来源为ONYEKASON国际有限公司。涉案产品并未在中国境内销售，涉案产品的被诉侵权商标并未在中国国内市场发挥识别商品来源的功能，中国国内相关公众不存在对该商品

的来源发生混淆和误认的客观基础。本案的定牌加工行为不会对商标权利人原告在中国市场份额带来任何实质性损害或被不正当挤占，其注册商标的商标识别功能并未受到损害。综上，依《中华人民共和国商标法》第五十七条第一项、《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条第一款之规定，判决如下：

驳回原告河北强久自行车配件集团有限公司的全部诉讼请求。

案件受理费1821O元，由原告河北强久自行车配件集团有限公司负担。

如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于天津市第二中级人民法院。

审判长游继文

代理审判员杨西虎

人民陪审员越红

二〇一四年十一月十一日

此件与原件对无异

文件编号14430-105441-42-10-165746

书记员王旭东