被告:上海富沃地润滑油有限公司,住所上海市松江区石湖荡镇新松北路258号厂房南车间,法定代表人程仲森。
被告:国家工商行政管理总局商标评审委员会,住所地北京市西城区茶马南街1号,法定代理人何训班,主任。
第三人:富地石油有限公司,住所伦敦白金汉宫路76号贝尔格雷夫写字楼6楼,法定代表人李晶,董事长。
第三人就原告与被告、第三人之间的商标行政纠纷,提出如下代理意见:
一、争议商标与引证商标在音形义及整体外观构成近似
1、布局结构相同。争议商标和引证商标均为由汉字、狮子图、英文字母和托举狮子的方形墩组成的正方形结构,且组合方式均为上面是主体的汉字和图形,下面为方形底座和英文字母,汉字和英文字母的排列方向完全相同。特别是主体部分的汉字均位于狮子图的后方,争议商标仅仅是改变了左右的朝向。四个部分的布局位置毫无区别,争议商标完全是对引证商标的模仿。
2、设计要素相同。从商标要部看,引证商标的汉字为“富地”,争议商标的汉字为“富沃地”,两者字形基本相同,只是争议商标在中间加了修饰性的“沃”字,“沃”也是“富饶”之意,并没有使商标产生新的含义,不能改变商标原有的显著性。再从主体图形看,争议商标的狮子只是进行了局部改动。从内嵌式卷曲线条到波浪式排列的头部装饰,从张嘴的坐姿到足托油滴的创意,都大同小异。
3、商标显著性部分相同。从两个最显著的部分图形和汉字看,图形部分基本是前者的复制。两个图形进行隔离对比,普通公众很难进行区分。而汉字富沃地与富地,就文字本身而言,在一个任意词汇中插入一个近乎相同含义的字,不能产生新的含义,使之与原词汇相区分,两者无疑是近似商标。
二、原告自认是第三人的代理商,具有攀附第三人商标的主观故意
1、2001年5月第三人与上海聚知润滑油有限公司签订合同,授权该公司为指定生产商,并为代理销售商。2004年8月15日双方又签订了《关于委托生产与代理销售富地机油的协议》作为前述合同的补充,协议期5年,协议约定乙方生产的各种外包装、容器与标贴,应经甲方确认、同意,之后方可正式下单生产或使用,并应立即备案。但该协议从未按第三人要求实施。
2、2008年第三人发现上海聚知润滑油有限公司与原告一并经营使用“富地”商标的产品,遂向两公司发出律师函,要求立即停止未经第三人同意的生产和销售行为。2009年5月3日,第三人律师向上海市工商局松江分局申诉,要求查处两公司的侵权行为。2009年5月6日,该工商分局将两公司提交的《关于对富地欣贸易有限公司各项业务的授权》、《关于委托生产与代理销售富地机油的协议》、《富地经销(生产)证书》、《富地生产(经销)证书》转送第三人。
但上述授权及合同均系原告与聚知公司伪造。首先,原告于2006年1月12日设立,根本不可能于2004年取得第三人的授权,再者第三人也从未使用过富地石油有限公司(SHANGHAI)的印章,更不可能在聚知公司违约的情况下,给其长达10年的授权期限。2009年8月31日,两公司的代理律师给第三人的律师发函,陈述其使用的理由。
3、2009年9月29日,原告在第三人的持续压力下,知道迟早会丧失对第三人商标的使用权。作为备选,原告设计并注册了与第三人商标极为近似的争议商标。
4、2010年5月15日,在向工商投诉未果的情况下,第三人在《第一财经》上刊载声明,表明从未授权两公司生产任何润滑油产品。两公司对该声明进行了复函,并抄送了各自委托的律师所。
5、原告知悉第三人商标的巨大商业价值,在明知第三人终止授权使用商标,并从未授权生产的情况下,仍然继续生产和销售使用第三人商标的产品,使用第三人的企业名称。
6、从原告使用商标的意图上看,其网站上将争议商标与第三人名称放在一起使用,明显是将该商标使用于第三人许可生产的产品,以达到混淆的目的。
从上述聚知公司与第三人的合同关系、原告的设立、两公司对第三人商标的使用、两公司与第三人的商标纠纷等一系列事实,不难看出原告设计注册争议商标与第三人商标的关联性,原告依傍第三人商标的恶意十分明显。
综上,原告故意攀附第三人的商标,其商标与引证商标构成近似。
北京市京泽律师事务所
王国强律师
2013年11月6日