在2009年最高人民法院发布的知识产权年度报告中，提到“秋林”商标行政案〔(2009)知行字第15号〕时，最高人民法院认为，判断商标近似时，还可以结合特定历史关系及处在同一地域等因素，考虑两商标共存是否易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两者之间存在特定的联系。这就将特定历史因素作为判断商标近似的考虑因素之一。
一、案情介绍：
1、引证商标注册情况
引证商标是哈尔滨秋林公司糖果厂有限公司于1997年12月22日申请注册，1999年4月21日取得核准的。指定使用的商品为第29类的香肠等商品。此后该商标一直持续使用，其使用的商品“秋林红肠”作为东北特产，在相关公众中有一定知名度。2008年引证商标获得黑龙江省著名商标。
2、系争商标注册情况
系争商标的申请人侯勇，系哈尔滨秋林食品厂有限公司的法定代表人。该商标于2003年7月1日申请注册，于2005年1月28日被初步核定。在该商标公告期内，哈尔滨秋林集团股份有限公司对其提出异议。
3、两商标涉及的历史因
（1）当事人关系
本案异议人—哈尔滨秋林集团有限公司的前身是“秋林洋行”，是俄罗斯人“伊.雅.秋林”于1900年在哈尔滨设立。1953年，前苏联政府移交给中国政府时全名为“伊雅秋林股份有限公司”，中国接手后更名为“国有中国秋林总公司”；1984年因“文革”改名的秋林公司得已恢复。
本案中引证商标的申请人和系争商标注册人所在的企业原来均为哈尔滨秋林集团的下属企业，后经过改制成为独立的法人企业。两企业均使用秋林集团第30类的秋林商标，该商标标识与引证商标相同。哈尔滨秋林公司糖果厂有限公司生产第30类的糖果，哈尔滨秋林食品厂有限公司生产第30类的面包、蛋糕。
（2）两企业生产商品的历史
哈尔滨秋林公司糖果厂有限公司在第29类注册“秋林”商标后，即从1998年开始从事红肠的生产和销售，而哈尔滨秋林食品厂有限公司在其法定代表人侯勇申请注册系争商标之前，一直从事第30类“面包、蛋糕”的生产和销售，其生产的俄罗斯式面包“秋林大裂巴”，也是东北知名的特产。
4、商标纠纷的源起
第29类红肠的利润明显比第30类的面包要高，近年来随着旅游市场的火爆，秋林红肠的知名度日异提高。作为秋林系的企业，秋林食品公司有意将生产经营拓展到这一行业也是很自然的事情。但由于第29类的“秋林”商标被秋林糖果公司注册了，秋林食品公司无法再注册与“秋林”特别近似的商标。于是就将秋林集团创始人的姓名“伊雅秋林”向商标局提出注册。秋林集团认为“伊雅秋林”是自己创始人的姓名，且该商标包含了在先注册的“秋林”商标的最显著部分，两商标应当构成近似，在商标异议和异议复审两个行政程序均未得到支持后，向北京市第一中级人民法院提起诉讼。
二、诉争双方的主要观点
诉讼双方对企业历史发展沿革和“伊雅秋林”的来源均无异议，但均主张法院应当考虑本案中涉及的历史因素，因此从何角度看待、如何考虑历史因素在商标近似判断中的作用就成为本案的焦点问题。
引证商标注册人的主要观点：
1、系争商标标识是秋林集团创始人的姓名，其商誉应当由秋林系企业享有，侯勇作为自然人无权将该标识注册为商标。
2、“秋林”是秋林集团、原告的知名企业字号和第29类红肠商品上著名商标，其文字有较高知度，侯勇注册“伊雅秋林”容易使相关公众发生混淆。
3、侯勇是原秋林集团的职工，明知“伊雅秋林”为其创始人的姓名，却将注册为商标，明显具有恶意。
4、第29类“秋林”红肠的知名度，是秋林糖果公司独家创造的，即使秋林食品厂有限公司是秋林企业，因其从未从事过红肠生产，其使用“伊雅秋林”商标也会引起误认。
系争商标注册人的主要观点：
1、注册人所在企业是从秋林公司发展而来，人们会以“秋林糖果”和“秋林食品”称呼两家公司，公众不会对两商标发生混淆。
2、哈尔滨秋林食品厂有限公司是从过去的秋林公司发展而来，继承了秋林的历史，当然有权使用“伊雅秋林”商标。
3、“秋林”和“伊雅秋林”同样由秋林公司的下属企业—秋林服装厂注册了商标，秋林公司从未提出异议，“秋林”、“伊雅秋林”商标不应由秋林公司垄断。
4、哈尔滨秋林食品厂有限公司长期使用“秋林”商标，使“秋林”商标所获荣誉与其密不可分，虽然所有人为秋林集团，但该商标的商誉是食品厂创造的，由于秋林食品厂一直合理、合法使用“秋林”商标、商号，其将使用范围扩大到第29类商品上属于合理使用。
5、当地消费者对秋林历史了解得较为清楚，不会对两个企业造成混淆。
三、最高法院对历史因素的采信及其合理性
本案经一、二审判决系争商标不予注册后，注册人向最高人民法院提出申诉。最高人民法院在进行再审审查时认为，秋林食品公司与引证商标所有人秋林糖果公司均为原秋林公司下属企业，且均处在同一地域，如果被异议商标使用在相同的商品上，易使相关公众对商品的来源产生误认。“秋林”品牌的形成具有历史过程，秋林食品公司在其中也起到重要的作用。但是，根据查明的事实，侯勇所在的秋林食品公司长期生产的面包、果酒等产品，而被异议商标和引证商标涉及的是第29类香肠等，在被异议商标申请注册之前，侯勇所在秋林食品公司从未生产过红肠等相关商品，而是秋林糖果公司于1997年恢复生产红肠等产品，并恢复使用“秋林”商标，通过使用已经具有较高知名度，该商誉应当归于秋林糖果公司。因此，侯勇关于传承“秋林食品”的传统因而有权注册和使用被异议商标的主张不能成立。
笔者认为，最高人民法院这一表述对如何确定历史因素在判断商标近似的作用具有标志性作用，主要体现在以下几个方面：
1、历史品牌的商誉应当限定于其既往使用的商品。“秋林食品”使用的“秋林”商标一直使用于第30类的面包、蛋糕商品，在秋林糖果公司将其使用于香肠之前，从未有秋林公司的任何其他企业将其使用于第29类相同或者类似的商品，“秋林”商标在引证商标注册前不存在第29类商品上的历史因素。这就否定了“秋林企业就有权使用‘秋林’商标”这一简单的推论。
2、历史因素是增加关联商标之间的联系，还是相反。从历史上看，“秋林”与“伊雅秋林”无疑是具有紧密联系的标识，而秋林糖果公司和秋林食品公司又都是从秋林公司派生出来的企业，不仅所处地域相同，而且相关公众均为东北地域内习惯于俄式食品的消费者，这无疑会增加混淆和误认的可能。而以企业名称不同，不会将“秋林糖果公司”和“秋林食品公司”的商品加以混同的说法，是对商标指示和识别作用的否定，也是将商标对比转化为商标和企业名称一并对比的作法，背离了商标作用的本质。
3、考虑历史因素，是对混淆理论的支持。混淆理论是商标法的基石，没有混淆就不存在近似问题。虽然有些案件中，人们在判断商标近似时，经常将整个商品而不是商标进行对比，进而得出混淆或者不混淆的错误结论。但这并不是混淆理论本身的错误。没有混淆，社会公众对商品的来源就不会发生误认，商标就能够发挥其应有的作用。因此，是否混淆是社会公众主观判断的后果，对商标的区分是一种社会行为，而这种社会行为势必要受到人文、历史、习惯等诸多因素的影响。比如人们对自己母语文字的商标更敏感，而对其他语言文字的商标则容易发生混淆。因此，将历史因素纳入商标近似的判断，也是对人们判断能力形成要素的一种客观肯定。
许多商标标识本身就凝结了许多的历史因素，不考虑历史因素对人们判断的影响必然是不全面和偏离实际的。最高人民法院知识产权报告重点提及商标近似判断要考虑历史因素，有助于对商标近似的判定更客观、更合理，更加尊重市场中长期存在的客观事实。
